WhatsApp? Nektet registrert som varemerke

Stadig flere ønsker å verne om sitt produkt eller sin tjeneste gjennom varemerkeregistrering. WhatsApp Inc som har utviklet den populære mobilapplikasjonen «WhatsApp» er intet unntak. For å få varemerkeregistrering er det imidlertid ikke nok å ha et populært produkt dersom det ikke har særpreg. I følge Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) mangler «WhatsApp» nettopp dette.

IT & Media

What’s up?

WhatsApp er en kommunikasjonsapplikasjon for smarttelefoner. I tillegg til å sende tekstmeldinger kan applikasjonen brukes til å ringe, sende bilder, video og lydmeldinger. Det finnes over 500 millioner brukere av applikasjonen globalt, og de fleste av oss har enten brukt eller i det minste hørt om WhatsApp.

 

Logoen til applikasjonen består av et hvitt telefonrør mot en lysegrønn bakgrunn, plassert i midten av en sirkelformet snakkeboble. Nettopp dette figurmerket ville WhatsApp Inc registrere som sitt varemerke. Selve navnet «WhatsApp» har vært registrert som varemerke i Norge siden 2017.

 

Det amerikanske selskapet WhatsApp Inc søkte varemerkeregistrering av figurmerket hos Patentstyret i mai 2016, men fikk avslag. Patentstyret mente figurmerket manglet det nødvendige særpreg for de aktuelle varene og tjenestene det var søkt for. Selskapet klaget deretter avgjørelsen fra Patentstyret inn til KFIR.

 

Om varemerker

Et varemerke er et kjennetegn som benyttes for å identifisere et produkt eller tjeneste overfor forbrukere, og for å skille produktet eller tjenesten fra andre konkurrenter. Varemerker kan blant annet bestå av figurer, tall, logo, slagord og navn eller kombinasjoner av disse.

 

Retten til et varemerke kan oppnås ved registrering hos de nasjonale varemerkekontorene. I Norge ved Patentstyret, og for hele EU-området ved EUs immaterialrettskontor. En registrering eller innarbeidelse av et varemerke gir en enerett til å benytte varemerket som kjennetegn for ens varer eller tjenester. Dette innebærer at ingen andre enn innehaveren kan bruke samme kjennetegn i sin næringsvirksomhet. Dette gjelder også bruk av kjennetegn som er mulig å forveksle med det registrerte varemerket.

 

Varemerkeregistreringen gjelder som regel i ti år fra søknadsdagen, og kan deretter fornyes for ti år av gangen så lenge innehaveren ønsker det. En varemerkeregistrering vil kunne hindre at innsatsen som legges ned i produktet eller varen blir snyltet på eller misbrukt av andre.

 

Vilkår for varemerkeregistrering

For at noe skal kunne få vern som et varemerke må de bestemte registreringsvilkårene i varemerkeloven oppfylles.

 

Et av disse vilkårene er at varemerket må ha «distinktivitet» eller «særpreg». Varemerket må kunne tiltrekke seg en viss oppmerksomhet fra forbrukere som møter merket og i tillegg skille seg tydelig fra andre varemerker for samme eller lignende produkter. Et varemerke skal kunne fungere som en garanti for varens kommersielle opprinnelse overfor forbrukere.

 

Vilkåret om særpreg innebærer også at varemerket ikke kan være beskrivende for en vare eller egenskaper ved en type vare. Dette er fordi andre næringsdrivende også må kunne beskrive produktet sitt. Det vil for eksempel ikke være mulig å registrere «brød» som en betegnelse for et bestemt bakverk.

 

Dersom et varemerke anses som beskrivende og/eller mangler særpreg vil det likevel være mulig å oppnå varemerkeregistrering gjennom såkalt innarbeidelse. For å få vern gjennom innarbeidelse må søkeren kunne dokumentere at varemerket er godt kjent som sitt særlige kjennetegn i Norge.

 

Ikke nok særpreg for KFIR

Patentstyret nektet som nevnt registrering. WhatsApp Inc ba derfor om en ny vurdering av KFIR. KFIR er et domstollignende organ som kan overprøve Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter. Heller ikke klagenemnda mente at figurmerket hadde det minimum av særpreg som kreves for at merket kan registreres som varemerke.

 

Til begrunnelse for sin avgjørelse pekte KFIR på at bruk av enkle gjengivelser av et telefonrør mot en kontrasterende bakgrunn ikke innebar noe nytt. Et slikt symbol hadde lenge vært vanlig å bruke som et informasjonsikon som signaliserer hvor man kan finne en telefon.

 

KFIR påpekte videre at slike ikoner hadde blitt vanlige å benytte for å signalisere hvor man kan finne relevant kontaktinformasjon til for eksempel en bedrift, i form av telefonnummer, chat, e-post mv. Verken snakkeboblen, telefonsymbolet eller fargebruken utgjorde etter klagenemnda syn noen iøynefallende elementer hver for seg, eller samlet.

 

KFIR konkluderte etter dette med at merket ikke hadde tilstrekkelig særpreg og at det ikke var noe ved Whatsapp-merket som en gjennomsnittforbruker vil kunne feste seg ved som indikerte at det hadde kommersiell opprinnelse.

 

Særpreg gjennom bruk

Klagenemnda vurderte deretter om WhatsApp-merket hadde oppnådd nødvendig særpreg gjennom bruk, ved såkalt innarbeidelse. Til vurderingen måtte WhatsApp dokumentere virkningen av bruken av merket i Norge.

 

WhatsApp Inc kunne dokumentere at WhatsApp er en stor aktør innen telekommunikasjon, som er mye brukt både i Norge og internasjonalt. Selskapet viste blant annet til at applikasjonen var den nest mest brukte «snakkeapplikasjonen» i Norge i 2014.

 

I sin vurdering pekte klagenemnda på at den innsendte dokumentasjonen viser at merket som regel ble brukt i kombinasjon med tekstelementet «WhatsApp». Også i forbindelse med medieomtaler av selskapet var tekstelementet det dominerende. Ifølge KFIR var det derfor tekstelementet «WhatsApp» forbrukere vil feste seg ved når de møter merket, ikke selve ikonet.

 

At figurmerket var registrert som varemerke i flere andre land ble ikke vektlagt av klagenemnda. I vurderingen av om merket kan registreres i Norge må det tas utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket. Klagenemnda kom derfor til at merket heller ikke hadde fått vern gjennom innarbeidelse.

 

Dokumentasjon er nødvendig

Terskelen for at et varemerke har særpreg har tradisjonelt sett vært lav. Avgjørelsen fra KFIR illustrerer imidlertid hvor viktig det er å gjøre de nødvendige forberedelser for å kunne dokumentere at ens produkt har oppnådd særpreg gjennom bruk i omsetningskretsen. Dette gjelder også for store aktører som tilbyr et populært produkt, slik som WhatsApp.

 

Selv om klagenemnda har avsagt en avgjørelse betyr ikke dette nødvendigvis at slaget er tapt for WhatsApp Inc. Selskapet har fortsatt mulighet til å få saken behandlet i domstolene. Tingretten vil da vurdere saken uavhengig av avgjørelsen fra KFIR og vil kunne komme til et annet resultat.

Atikkelen er publisert på Finansavisen.no

Foto: Logoen til WhatsApp. Kilde: www.logos-world.net

Forfatter

Jenny M. Solgaard

  • advokatfullmektig