Kan ditt selskap miste retten til navnet?

Selskapsrett & Transaksjoner

Denne artikkelen ble først publisert 01.07.2010

 

‘Foretaksnavn har ofte en betydelig goodwillverdi. For mange selskaper er selskapets foretaksnavn viktigere enn varemerkene som benyttes for enkeltvarer de selger og innen tjenesteytende næringer er ofte selve foretaksnavnet ensbetydende med de tjenester som selges. Ved oppkjøp og fusjoner vil det ofte være avgjørende å kunne videreføre navnet på virksomheten. Det er viktig å være oppmerksom på at selskaper ved overdragelser kan risikere å miste retten til foretaksnavnet, noe som illustreres av en nylig dom fra Høyesterett.

 

Utgangspunktet: best i tid = best i rett
Den kjennetegnrettslige hovedregel om ”først i tid – best i rett” gjelder også for rett til foretaksnavn. Det vil si at den som først registrerer eller tar navnet i bruk har såkalt best prioritet.

 

Dersom noen andre senere ønsker å registrere eller ta i bruk et foretaksnavn eller et varemerke hvor det er fare for forveksling med det tidligere navnet, så kan rettighetshaveren med best prioritet nekte den senere aktørs bruk dersom det må anses å være forvekslingsfare mellom de to navnene.

 

Eksempel: Har man i 2005 registrert et selskap med navnet DANOR NORWAY AS som skal levere IT tjenester, kan man nekte dersom noen senere ønsker å benytte foretaksnavnet DANORD NORGE AS for et IT-selskap.

 

Endring av navn ved overdragelse og fusjon
Ved ulike selskapstransaksjoner vil transaksjonen ofte gjøre at det er naturlig å endre et selskaps navn. Ett typeeksempel kan være at det overtakende selskap ved en fusjon ønsker å ta navnet til det overdratte selskapet, dersom dette navn har en større utbredelse, er bedre innarbeidet i kundesegmentet eller lignende.

 

Et annet tilfelle kan videre være at transaksjonen etter due diligence eller av andre grunner struktureres som enn innmattransaksjon, det vil si at hele virksomheten erverves men ikke det juridiske selskapet. Da kan virksomheten legges inn i et nystiftet selskap som tar navnet til det selgende selskap.

 

Et tredje tilfelle kan være skattefri omdannelse av enkeltpersonforetak til aksjeselskap, som i henhold til skattereglene gjøres ved at virksomheten i overdras til et nystiftet aksjeselskap.

 

Dom i Høyesterett fra 15. september i år
Enkeltpersonforetaket Canvas Dyrø ble etablert i 1989. Selskapet driver agenturvirksomhet innen interiør. Ved registrering av enkeltpersonforetak er det et krav etter foretaksnavneloven at etternavnet til innehaveren tas inn i navnet som et suffiks, på samme måte som aksjeselskaper må ta inn AS. Helt fra 1989 var det imidlertid kun Canvas som ble benyttet som navn utad, i selskapets markedsføring osv.

 

Etter å ha drevet selskapet i nærmere 20 år ble det besluttet å gå over til aksjeselskap. Dette ble gjort i henhold til skattelovgivningens regler om skattefri omdannelse. All virksomhet i Canvas Dyrø ble overdratt til et nystiftet selskap som fikk navnet Canvas AS. Da startet problemene.

 

I 2005 fikk et selskap registrert varemerket Kanvas innen varegruppe 42 som blant annet omhandler interiørarkitekttjenester, interiørkonsulenttjenster mv. På bakgrunn av sin varemerkerett fra 2005 innga selskapet protest mot registrering av det nystiftede selskapet Canvas AS. Patentstyret ga medhold, idet det ikke ble tatt hensyn til den prioritet fra 1989 som Canvas AS mente å ha etter å ha fått overdratt navnet sammen med virksomheten i Canvas Dyrø.

 

Søksmål ble deretter reist. Tingretten ga Canvas AS medhold. Lagmannsretten og Høyesterett kom til et annet resultat med noe ulik begrunnelse. Høyesterett kom til at prioritetsretten ikke var i behold og la avgjørende vekt på at navnet ikke var videreført i sin fulle form, men uttalte at det måtte antas at prioriteten ville vært i behold om det nystiftede selskap i stedet hadde tatt navnet Canvas Dyrø AS.

 

Nyere foretaksnavn eller varemerker kan hindre endringer
Høyesteretts dom må forstås slik at prioriteten ved overdragelse av foretaksnavn kun er i behold dersom det komplette foretaksnavn videreføres.

 

Nyere foretaksnavn eller varemerker vil dermed kunne legge restriksjoner på de navn som velges, eller i det hele tatt på anledningen til å videreføre foretaksnavnet fra den ervervede virksomheten.

 

For å videreføre eksemplet ovenfor: Selskapet DANOR NORWAY AS skal fusjonere med et selskapet IT NOR AS, hvor sistnevnte selskap skal være overtakende og ønsker å ta navnet DANOR IT NOR AS. Dette vil DANORD NORGE AS kunne nekte og kreve navnet DANOR fjernet. Siden ikke hele navnet til DANOR NORWAY AS videreføres, beholdes ikke prioriteten. Dermed er DANORD NORGE AS det selskap som har eldst rett for sitt navn.

 

Samme resultat vil man få om et selskap senere enn 2005 har registrert et varemerke hvor det er fare for forveksling med navnet DANOR. Og her er det viktig å merke seg at varegruppene som varemerker registreres i er temmelig vide, og det kan derfor lett oppstå fare for forveksling selv om varemerket rent faktisk kun brukes for helt andre tjenester. Varegruppe 42 omfatter eksempelvis så vidt ulike tjenester som IT-tjeneter, interiørarkitektur og juridiske tjenester.

 

Hva kan gjøres for å sikre foretaksnavnet?
For å sikre retten til foretaksnavnet bedre anbefales det og registrere foretaksnavnet som varemerke, i den utstrekning dette er mulig. Dette gir et videre vern enn kun vernet knyttet til foretaksnavnet, og særlig i de tilfeller det er ønskelig å gi det karakteristiske del av foretaksnavnet et tillegg slik som Norway, Oslo etc, et tillegg som ikke bør videreføres i varemerkeregistreringen.

 

Et videre tiltak for å sikre foretaksnavnet er å være oppmerksom på problemstillingen mens en selskapstransaksjon planlegges, struktureres og gjennomføres, slik at de riktige valg blir gjort. Når transaksjonen er gjennomført vil det ofte være for sent og rettigheten har gått tapt.

Forfatter

Ole Tokvam

  • partner | advokat (H)